Archives de mai 2014

Enregistrement d’une marque mot ou logo Prendre la bonne décision

Lorsque vient le temps de protéger une marque de commerce, la question de choisir de produire une demande pour la marque mot ou pour la marque avec ses éléments graphiques se pose souvent.  La plupart des marques de commerce employées sur le marché comportent des mots et des éléments graphiques. Comment faire le bon choix ?

 natursource  freeculture

 

Enregistrement d’une marque sous forme de mot(s)

Les marques ci-dessus comportent des éléments figuratifs, mais les demandes d’enregistrement ont été produites pour les mots uniquement. Il est souvent préférable de déposer la marque mot, sans les éléments graphiques. En effet, les tendances marketing évoluent rapidement. Peu importe que ces logos soient modernisés, l’enregistrement demeure valide et permet au titulaire de la marque de modifier le lettrage, les éléments graphiques ou la disposition sans mettre en péril l’enregistrement. De plus, il sera impossible pour des tierces parties d’obtenir l’enregistrement d’une marque qui porte à confusion avec celle-ci parce que les mots déposés sont similaires alors que les logos sont différents. En effet, deux marques avec des mots similaires peuvent coexister sur le registre avec les mêmes marchandises ou services lorsque les dessins sont complètement différents parce que les marques doivent être analysées dans leur ensemble lorsqu’on évalue le risque de confusion. Les éléments graphiques peuvent faire l’objet d’une deuxième demande s’ils sont jugés assez importants pour qu’ils bénéficient d’une protection de marque enregistrée.

Enregistrement d’une marque sous forme de mot(s) et logo

La marque mot n’est pas toujours enregistrable, par exemple si elle est constitue principalement un nom de famille. Il peut également être recommandé de protéger la marque avec ses éléments figuratifs si le risque de confusion avec une autre marque est élevé. L’ajout d’éléments graphiques permet parfois d’éviter le refus de la demande. L’enregistrement de la marque figurative a l’avantage de protéger les éléments graphiques et les mots dans une seule demande. Toutefois, lorsque vient le temps de changer ou de moderniser le logo, il faut produire une nouvelle demande d’enregistrement.

Enregistrement d’une marque sous forme de logo uniquement

Un logo mémorable joue un rôle important dans la reconnaissance de la marque. Lorsque le logo est utilisé sans les mots comme le crochet de Nike, par exemple, il s’agit d’une marque en soi qui peut également faire l’objet d’une demande.

 

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Demandes multiples pour un maximum de protection

Enfin, il est parfois souhaitable de déposer deux ou même trois demandes pour protéger les mots, les mots avec les éléments figuratifs  et le logo sans les mots si on pense l’utiliser seul.

 

MCDONALD’S

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Dans tous les cas, il est recommandé d’effectuer une recherche de disponibilité avant de produire votre demande d’enregistrement. C’est également l’occasion de discuter avec votre agent de marques de commerce de la meilleure stratégie à adopter.

Guy & Muzzo, votre agent de marques

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Protection des marques de commerce aux États-Unis

Vous envisagez vendre vos produits et services aux États-Unis. Assurez-vous que votre marque de commerce y est protégée. Il faut savoir que l’enregistrement de votre marque au Canada ne vous procure aucune protection aux États-Unis. Le processus d’enregistrement est similaire à celui du Canada: l’examinateur américain va vérifier si votre marque ne porte pas confusion avec une autre marque déjà enregistrée ou en instance d’enregistrement, si celle-ci n’est pas descriptive, etc. De plus, contrairement au Canada, les marchandises et les services sont divisés dans différentes classes, par exemple les vêtements font partie de la classe 25 alors que les jouets sont dans la classe 28. Il est recommandé de choisir uniquement les classes que vous avez réellement l’intention d’employer. Il est permis d’enregistrer une marque mot, un logo, un slogan, un son et même une marque en trois dimensions.

Il y a plusieurs bases d’enregistrement possibles: emploi de la marque, emploi projeté, enregistrement canadien, etc.

L’enregistrement aux États-Unis est valable pour 10 ans de la date d’enregistrement et il est renouvelable indéfiniment. Une particularité aux États-Unis est l’obligation de fournir un affidavit avec une preuve d’emploi de la marque entre la 5ième et 6ième année de l’enregistrement et aux renouvellements.

Comme vous pouvez le constater, l’enregistrement d’une marque de commerce aux États-Unis n’est pas un processus simple, mais représente plutôt un parcours long et fastidieux. Le délai moyen est d’environ 9 à 12 mois pour obtenir le certificat d’enregistrement. L’avantage de faire affaires avec nous, c’est que nous connaissons le processus et pouvons vous aider à éviter certains obstacles. Nous sommes d’ailleurs autorisés à procéder auprès du United States Patent and Trademark Office pour des Canadiens et compagnies canadiennes. Avant de commencer, une recherche de disponibilité est tout indiquée. La recherche permet de vérifier que la marque est disponible aux États-Unis et qu’elle respecte la loi américaine.

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La protection des marques de commerce

Dans le marché très compétitif d’aujourd’hui, où plus que jamais l’image vaut mille mots, la marque de commerce revêt une grande importance pour les entreprises.  Que ce soit par le nom, le lettrage, les couleurs, les symboles ou une combinaison de ces éléments, la marque permet de vous singulariser.  Votre marque de commerce devient l’image identitaire de votre entreprise et sa protection doit faire partie de votre stratégie d’affaires.

 

Par où commencer?

Dès le départ, il faut s’assurer que la marque de commerce envisagée est disponible. Trop souvent, des entrepreneurs commencent à utiliser leur marque pendant quelques années, investissant de précieuses énergies pour la faire connaître, puis doivent l’abandonner car elle était déjà la propriété d’un concurrent ou d’une autre entreprise ou elle porte à confusion avec elle.  La recherche vous assure de la disponibilité de la marque et de sa conformité à la Loi sur les marques de commerce.  L’enregistrement nécessite plusieurs validations et démarches que seul l’agent de marque de commerce est habilité et autorisé à réaliser pour le compte d’un tiers.

L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada comporte plusieurs avantages notamment :

  • Il vous accorde des droits exclusifs d’utilisation de la marque au Canada durant une période de 15 ans et il est renouvelable indéfiniment tant que la marque est employée.
  •  Il constitue une preuve de propriété, ce qui protège vos droits en cas de litige
  •  Il vous permet de porter plainte pour contrefaçon
  • Il vous assure que des demandes d’enregistrement de marques identiques ou similaires dans le même domaine seront automatiquement bloquées par le registraire des marques de commerce
  • Il confirme que votre marque apparaitra au registre des marques de commerce lequel est fréquemment consulté avant l’adoption d’une marque de commerce

Marque de commerce versus nom commercial

Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une entreprise ou un organisme fait affaire. C’est la raison sociale inscrite au registre des entreprises.  Ce nom peut être enregistré comme marque de commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce s’il est utilisé en tant que marque de commerce, c’est à dire pour distinguer les produits ou services d’un individu ou d’une organisation de ceux qui sont offerts sur le marché. Par exemple, les marques de commerce LIBERTÉ et LIBERTY sont la propriété de la société Les produits de marque liberté inc. Il est important de retenir que même si des recherches sont effectuées pour l’obtention d’un nom commercial, l’incorporation au registre des entreprises procure une protection uniquement du nom commercial et dans les régions où ce nom est employé. Ainsi, le restaurant ABC Inc., faisant affaires uniquement au Québec, n’aura aucun recours contre un restaurant du même nom au Nouveau-Brunswick à moins d’avoir produit une demande d’enregistrement de marque de commerce au Canada.

Étendue de la protection

L’enregistrement d’une marque de commerce au Canada n’offre aucune protection internationale. Vous devez enregistrer votre marque de commerce dans chaque pays où vous le jugez nécessaire.

 

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Marques sonores enfin acceptées

L’Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC) accepte dorénavant les marques sonores. Cette décision fait suite à une ordonnance de la Cour fédérale. Le rugissement du lion que l’on peut entendre au début des films produits par la société Metro-Goldwyn-Mayer a été approuvé récemment comme marque sonore sous le numéro de demande 714,314.

Ce type de marque est peu fréquent, mais si vous utilisez un son pour identifier vos marchandises ou services, nous pouvons vous assister dans le processus d’enregistrement.

Énoncé de pratique du 28 mars 2012: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03439.html

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Comment choisir une marque de commerce pour ses produits ou services

En panne d’inspiration? Il est parfois compliqué de trouver une nouvelle marque de commerce pour nos produits ou services. Son choix ne doit pas se faire à la légère. Une bonne marque de commerce est un outil marketing non négligeable. Ainsi, la marque doit se distinguer des autres marques des concurrents tout en interpellant votre public cible. Voici donc quelques trucs que nous avons tirés de nos lectures sur le sujet.

Une des méthodes bien connue est le remue-méninges. Elle est plus efficace en groupe. Vous devez d’abord noter tous les mots ou expressions qui décrivent vos produits ou services. Posez-vous les questions suivantes: Quels sont mes produits ou services? Quelle est ma mission? Mes valeurs? Mes avantages concurrentiels? Par exemple, pour un service haute-coiffure, on pourrait écrire : tendance, se démarque, unique, styliste, professionnalisme, colorations. Par la suite, pour chacun de ces termes, on trouve les mots ou expressions qui nous viennent à l’esprit. Et surtout, ne vous censurez pas! Laissez libre court à votre imagination. Enfin, avec cette liste, vous pouvez faire des associations de mots. Cependant, même si l’expression n’existe pas dans un dictionnaire, la combinaison des mots ne doit pas être clairement ou faussement descriptive de la qualité, de la nature, des personnes qui les produisent ou du lieu d’origine de vos services ou de vos produits[1]. Ainsi, la marque STA-ZON[2], une déformation de « stays on” a été refusée pour des montures de lunettes, de même que la marque BANANORANGE[3] pour du jus.

Une autre méthode est de faire une liste des mots qui évoquent votre message publicitaire, de prendre seulement une partie d’un mot et le combiner avec un autre.  Par exemple, pour un logiciel de comptabilité : simple, efficace, fabriqué au Québec, en ligne. Ensuite, vous trouvez des mots inventés à partir des ces mots : tels que, SIMPLICHIFFRES, COMPTABEC.  Il est possible d’utiliser un mot étranger comme point de départ, surtout si vous voulez donner une touche d’exotisme à votre marque.

Vous pouvez également vous inspirer d’un personnage historique ou mythologique. Par exemple,  Les trésors de Vénus, Cesarco.

Il faut savoir qu’un mot inventé donne droit à une plus grande protection, mais peut demander plus d’investissement en publicité pour se faire connaître. À long terme, vous serez gagnant. Faites attention avec les mots écrits avec une graphie différente. Même si vous écrivez TLEFONE, on comprend TELEPHONE et cette marque n’est pas enregistrable en lien avec des téléphones ou des accessoires de téléphone. Ce ne serait pas considéré comme un mot inventé.

Soyez créatifs et surtout, n’oubliez pas de communiquer avec votre agent de marques de commerce lorsque vous aurez fait votre choix. Il s’assurera que votre marque est disponible et qu’elle ne contrevient pas à certains articles de la Loi sur les marques de commerce. Vous ne voulez pas perdre temps et argent pour une marque qui ne tiendra pas la route.


[1] Art. 12(1)(b) et (c) Loi sur les marques de commerce

[2] Kirstein Sons & Co. c. Cohen Bros., Limited (1907), 39 S.C.R. 286

[3] A. Lassonde Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2000), 5 C.P.R. (4d) 517 (C.F. (1ère inst.)

 

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Campagne de l’OQLF: marques de commerces et noms commerciaux

En date du 13 novembre 2011, l’Office québécois de la langue française (OQLF) rappelle aux entreprises ayant pignon sur rue au Québec qu’elles doivent se conformer à la Charte de la langue française du Québec. Selon le communiqué de l’OQLF, « [l]a Charte permet l’utilisation d’une marque de commerce comme nom d’entreprise. Toutefois, lorsque cette marque est une expression tirée d’une autre langue que le français, elle doit être accompagnée d’un terme descriptif en français ou encore d’un slogan en français ».

En conférence de presse, Mme Louise Marchand, présidente-directrice générale de l’OQLF, a donné comme exemples: Farine Five Roses, Lunetterie New Look et Rôtisseries Scores (source: Julien Arsenault, La Presse Canadienne). L’objectif est d’améliorer le visage français du Québec.

Si un nom commercial doit être accompagné d’un descriptif français lorsque nécessaire, il semble qu’on mêle marques de commerce et noms commerciaux. Un nom commercial est le nom sous lequel une entreprise fait affaire alors qu’une marque de commerce sert à distinguer les marchandises et les services d’une personne de ceux d’une autre. Selon l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce, « une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ses services ». Il nous semble que l’affiche d’une entreprise  sur laquelle apparaît sa marque de commerce devant son magasin de détail, son restaurant ou tout autre bâtiment où l’on exécute la prestation de service devrait bénéficier de la portée de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce.

Si l’on revient à la campagne de l’OQLF, un programme d’aide financière s’adressant aux petites entreprises a été mis en place. Est-ce que l’Office se trompe de cible? Est-ce que l’argent ne devrait pas être alloué vers l’amélioration d’un service à la clientèle en français? Nous nous demandons si les modifications cosmétiques amèneront du changement. Est-il vraiment nécessaire avant de pousser la porte d’un commerce de voir, en français, les mots boutique, centre de conditionnement physique, restaurant, etc., parce que la marque qui est affichée n’est pas en français? Mais peut-on être contre une campagne qui cherche à encourager les entreprises à adopter une stratégie publicitaire qui tient compte de la langue de la majorité, même si ce n’est qu’en partie?

Un détail qui a son importance: bien que la Charte et son Règlement précisent qu’une marque de commerce est celle reconnue par la Loi sur les marques de commerce, dans ses notes explicatives de septembre 2008, l’Office soutient qu’elle considère que seules les marques déposées auprès du Bureau des marques (lire « enregistrées ») sont visées par les exceptions législatives autant pour les marques employées en liaison avec des marchandises ou des services. Bref, les propriétaires de marques non enregistrées risquent d’être davantage dans la ligne de mire de l’Office.

Source: http://www.oqlf.gouv.qc.ca/office/communiques/2011/20111113_campagne.html

 

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Même si on est l’originale MATERIAL GIRL, ça ne crée pas en soi un droit sur une marque de commerce

Qui ne connaît pas Madonna? Cette artiste de réputation internationale a lancé dernièrement une ligne de vêtements en lui donnant le titre d’une de ses chansons très populaires des années 1980: MATERIAL GIRL.

Or, il y a un pépin à l’horizon. La compagnie américaine L.A. Triumph, Inc. a intenté une poursuite devant la Cour fédérale de Californie pour faire reconnaître ses droits car elle prétend que la marque MATERIAL GIRL appartenait à son prédécesseur en titre qui l’avait utilisé sur des vêtements aux Etats-Unis depuis 1997 (L.A. Triumph, Inc. v. Madonna Louise Veronica Ciccone, et al., 31 août 2011 (case number CV 10-06195 SJO (JCx), United States District Court-Central District of California, juge S. J. Otero).

L’avocat de Madonna a tenté de convaincre le tribunal que la chanteuse était la véritable propriétaire de la marque mais le juge a souligné que le fait de chanter et populariser le titre d’une chanson ne crée pas en soi une marque de commerce.

La cause n’est pas terminée pour autant car la décision était rendue sur une procédure sommaire dans le cadre de l’affaire. L’avocat de Madonna tentait de démontrer qu’il n’y avait pas de cause réelle.

Bien que cette décision ait été rendue du côté de nos voisins du Sud, le principe est le même chez-nous : une marque de commerce doit toujours être associée à des produits ou des services, ce que n’est pas le titre d’une chanson.

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