Is it Advantageous to Renew a Trademark before the New Regime?

On September 28, 2018, the Canadian Intellectual Propriety Office announced that the modifications to the Trademarks Act and the implementation of the new Trademarks Regulations will enter into effect at the start of 2019.

The new regime will introduce new parameters to the process of renewing a trademark. Before these changes are implemented, it is possible for certain trademark owners to renew their marks now. This is particularly advantageous for marks with multiple classes of goods/services, because additional fees are going to be introduced for each class of goods/services under the new regime. Moreover, the period of validity for a trademark registration is changing from 15 to 10 years.

Below, please find a table summarizing the different possible scenarios for renewing a trademark, assuming the new regime enters into effect on January 1, 2019:

  1. What happens if the renewal date is before the change of regime, but the application for renewal is filed after?
  2. What happens if the renewal date is after the change of regime, but the application for renewal is filed before?
  3. Finally, what happens if both the renewal date and the application for renewal occur after the change of regime?
Scenario (assuming change of regime on January 1, 2019) Date of renewal Filing date for application of renewal Renewal fees Period of validity for certificate of renwal Obligation to classify goods/services according to Nice Agreement
1) Renewal date is before the change of regime, but the application for renewal is filed after December 31, 2018 January 2, 2019 $350 for filing on-line ($400 in all other cases) 15 years Not obligatory at the moment of renewal, but the Registrar will eventually issue a notice regarding conformity with Nice Agreement
2) Renewal date is after the change of regime, but the application for renewal is filed before January 2, 2019 November 30, 2018 $350 for filing on-line ($400 in all other cases) New Law:

10 years

Not obligatory at the moment of renewal, but the Registrar will eventually issue a notice regarding conformity with Nice Agreement
3) Both the renewal date and the application for renewal occur after the change of regime January 2, 2019 January 2, 2019 New Law:

$400 for the first class when filed on-line ($500 in all other cases)

$125 for each additional class

10 years Classification according to Nice Agreement is required upon filing application for renewal. Goods/services ought to be grouped and classified accordingly. Any unpaid fees will result in cancellation of registration.

 

Hyperlink to the latest edition of the Nice Classification:

http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/

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The New Regime for Trademarks in Canada

On September 28, 2018, the Canadian Intellectual Propriety Office announced that the modifications to the Trademarks Act and the new Trademarks Regulations will enter into effect in early 2019.

As a result of these legislative changes, Canada will be able to join the following three treaties concerning trademarks: the Nice Agreement, the Madrid Protocol, and the Singapore Treaty.

Among the notable changes to Canada’s trademarks regime, it will now be possible to:

  • Register a mark in a foreign country from Canada via an international trademark registration system that exists between signatory countries of the Madrid Protocol.
  • File an application without specifying a filing basis.
  • Accelerate the issuance of the certificate of registration, because it will no longer be necessary to file a Declaration of Use for marks with a basis of proposed use.
  • Register non-traditional trademarks, such as: a smell, a flavor, a texture, a hologram, a moving image, and (a) color-scheme(s). Certain kinds of non-traditional marks are already being accepted as trademarks or distinguishing guises, such as: a mode of packaging, a three-dimensional shape, a positioning of a mark, a color applied to a mark, and a sound.
  • Divide the application before or after the mark has been advertised, in the Trademarks Journal.
  • Merge registrations
  • Declare more than one owner for the same application without having to specify the type of partnership between the owners.
  • File an application for a certification mark without prior use in Canada.

 

Some of the less advantageous changes to the new regime include:

  • The period of validity for a certificate of registration will change from 15 years to 10 years.
  • There will be government fees for each class of goods and/or services, rather than one flat fee.
  • Any existing registration with a renewal date after the changes take place will have to be modified to conform to the Nice Agreement.
  • The end of associated trademarks.

 

We will be staying in touch in the coming weeks to provide forthcoming information concerning the new regime.

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Est-ce avantageux de renouveler sa marque de commerce avant le changement de régime?

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a annoncé le 28 septembre 2018 que les modifications à la Loi sur les marques et le nouveau Règlement sur les marques de commerce entreront en vigueur au début de l’année 2019.

Le nouveau régime va instaurer de nouveaux paramètres pour le renouvellement d’un enregistrement. Avant ce changement, il est possible pour certains propriétaires d’enregistrement de marque de commerce de demander le renouvellement dès maintenant. Cela est particulièrement avantageux pour tout enregistrement qui comprend plusieurs classes sachant que la validité de celui-ci va passer de 15 ans à 10 ans et que des frais additionnels devront être versés pour chaque classe de produits et services.

Ci-dessous, le tableau résume les différents scénarios possible de renouvellement avec comme hypothèse une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 :

  • Comment une demande de renouvellement sera traitée si la date de renouvellement précède la date de mise en vigueur du nouveau régime, mais que la demande est transmise après celle-ci?
  • Comment une demande de renouvellement sera traitée si la date de renouvellement est postérieure à la date de mise en vigueur du nouveau régime mais que la demande ait été transmise avant celle-ci?
  • Enfin, comment sera traitée une demande de renouvellement dont la date de renouvellement et la demande surviennent après la mise en vigueur du nouveau régime?
Scénario avec entrée en vigueur hypothétique au 1er janvier 2019 Date de renouvellement Date de demande de renouvellement Droit de renouvellement Durée du renouvellement Obligation de classer selon la Classification de Nice
1) Date de renouvellement précède la date de mise en vigueur du nouveau régime mais la demande de renouvellement est postérieure à celle-ci 31 décembre 2018 2 janvier 2019 350$ pour une demande soumise en ligne (400$ pour tout autre cas) 15 ans Non obligatoire au moment du renouvellement mais le Registraire enverra un avis pour exiger un classement en conformité avec la Classification de Nice
2) Date de renouvellement est postérieure à la date de mise en vigueur du nouveau régime mais la demande de renouvellement est produite avant celle-ci 2 janvier 2019 30 novembre 2018 350$ pour une demande soumise en ligne (400$ pour tout autre cas) Ramenée à 10 ans Non obligatoire au moment du renouvellement mais le Registraire enverra un avis pour exiger un classement en conformité avec la Classification de Nice
3) Date de renouvellement et demande de renouvellement surviennent après la date de mise en vigueur du nouveau régime 2 janvier 2019 2 janvier 2019 Nouveau droit   400$ pour la première classe pour une demande soumise en ligne (500$ tout autre cas)

125$ pour chaque classe additionnelle

10 ans La Classification de Nice est requise au moment du renouvellement. Les produits et services devront être groupés et classés de façon appropriée.  Un délai supplémentaire sera accordé si nécessaire. Tout droit prescrit qui ne sera pas payé entraînera la radiation de l’enregistrement.

Lien vers la dernière édition de la Classification de Nice : http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/20180101/hierarchy/?menulang=fr

 

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UN NOUVEAU RÉGIME DES MARQUES AU CANADA EN 2019

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a annoncé le 28 septembre 2018 que les modifications à la Loi sur les marques de commerce et le nouveau Règlement sur les marques de commerce entreront en vigueur au début de l’année 2019.

Suite à ces changements législatifs, le Canada pourra adhérer à des traités internationaux en matière de propriété intellectuelle dont les suivants concernant les marques de commerce : l’Arrangement de Nice, le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid.

Parmi les modifications notables du nouveau régime canadien des marques, il sera dorénavant possible :

  • D’enregistrer une marque dans un autre pays à partir du Canada via le système du registre international des marques parmi les pays signataires du Protocole de Madrid.
  • De produire une demande sans spécifier une base d’enregistrement;
  • D’accélérer l’émission du certificat d’enregistrement car il n’y aura plus de déclaration d’emploi à signer pour les marques en emploi projeté;
  • D’enregistrer une marque de commerce non traditionnelle telles que : une « odeur », une « saveur », une « texture », un « hologramme », « une image en mouvement », une ou des « couleur(s) en soi ». Certaines formes de marques non traditionnelles étaient déjà acceptées comme marque ou signe distinctif : une « façon d’emballer un produit », une « forme tridimensionnelle », un « positionnement d’un signe », une « couleur appliquée à un objet »ou un « son ».
  • De diviser une demande avant la publication de la demande ou après l’annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce;
  • De fusionner des enregistrements;
  • D’avoir plus d’un propriétaire pour une même demande d’enregistrement sans nécessité de mentionner une forme d’association entre les personnes;
  • De produire une demande de marque de certification sans qu’il y ait déjà emploi de celle-ci au Canada;

Parmi les modifications moins attrayantes du nouveau régime :

  • La validité d’un certificat d’enregistrement passera de 15 ans à 10 ans
  • Il y aura des frais gouvernementaux à payer par classe de produits ou de services au lieu d’un seul frais;
  • Il faudra corriger les certificats d’enregistrements actuels qui doivent être renouvelés après la date de mise en vigueur du régime des marques pour se conformer à la classification de Nice
  • Élimination du concept des marques liées.

Nous reviendrons au courant des prochaines semaines pour approfondir les différents aspects du nouveau régime des marques.

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Et vous pensiez qu’il n’y avait qu’une sorte de marque?

Marque de commerce ordinaire, marque de certification, marque interdite, signe distinctif, quelle est la nature de votre marque? Marque verbale, marque avec dessin, marque en deux dimensions, marque en trois dimensions, marque sonore, une combinaison de plusieurs formes,  quelle forme voulez-vous protéger? Mots, lettres, chiffres, symboles, couleurs, quel signe représente votre marque? Nous vous présentons quelques marques moins courantes:

La marque faisant partie de l’objet

La compagnie Adidas A.G. bien connue dans le domaine sportif a enregistré des dizaines de marques ordinaires au Canada. Parmi les marques enregistrées, il y a le dessin des trois bandes reconnues autant par les sportifs amateurs que professionnels.

TMA770551 en liaison avec des chaussures sport

 

Ce genre de marque doit servir à distinguer les produits de Adidas de ceux des autres. Un dessin uniquement ornemental ou fonctionnel n’est pas enregistrable.

La marque de certification

Le Canadian Association Automobiles dont la marque principale ordinaire est CAA en liaison entre autres avec des services de remorquage automobile ou des services de voyage, possède également des marques de certification. Le propriétaire d’une marque de certification n’offre pas le service  mais il établit des normes et autorise une tierce partie à employer la marque pour les services en question si celle-ci respecte les normes

marque de certification TMA430439 en liaison avec des services de réparation automobiles.

Le signe distinctif

Enfin, il est possible d’enregistrer un signe distinctif qui est un façonnement des produits ou de leurs contenants ainsi que le mode d’envelopper ou empaqueter des produits ou encore une combinaison de divers éléments.

TMA817274 en liaison avec du parfum.

 

Dans le cas du signe distinctif, il faut démontrer que le signe a acquis une reconnaissance parmi le public. Certains propriétaires enregistrent leur dessin comme dessin industriel et plus tard, le dépose comme marque de commerce, si celui-ci rencontre les critères de la marque de commerce. En plus de bénéficier d’une protection d’au plus 10 ans comme dessin industriel, cela donne le temps au signe de devenir distinctif car il faut, au moment de la production de la demande de la marque de commerce, que celui-ci ait acquis un caractère distinctif et sert à distinguer les produits du propriétaire de la marque de ceux des autres.

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Enregistrement d’une marque mot ou logo Prendre la bonne décision

Lorsque vient le temps de protéger une marque de commerce, la question de choisir de produire une demande pour la marque mot ou pour la marque avec ses éléments graphiques se pose souvent.  La plupart des marques de commerce employées sur le marché comportent des mots et des éléments graphiques. Comment faire le bon choix ?

 natursource  freeculture

 

Enregistrement d’une marque sous forme de mot(s)

Les marques ci-dessus comportent des éléments figuratifs, mais les demandes d’enregistrement ont été produites pour les mots uniquement. Il est souvent préférable de déposer la marque mot, sans les éléments graphiques. En effet, les tendances marketing évoluent rapidement. Peu importe que ces logos soient modernisés, l’enregistrement demeure valide et permet au titulaire de la marque de modifier le lettrage, les éléments graphiques ou la disposition sans mettre en péril l’enregistrement. De plus, il sera impossible pour des tierces parties d’obtenir l’enregistrement d’une marque qui porte à confusion avec celle-ci parce que les mots déposés sont similaires alors que les logos sont différents. En effet, deux marques avec des mots similaires peuvent coexister sur le registre avec les mêmes marchandises ou services lorsque les dessins sont complètement différents parce que les marques doivent être analysées dans leur ensemble lorsqu’on évalue le risque de confusion. Les éléments graphiques peuvent faire l’objet d’une deuxième demande s’ils sont jugés assez importants pour qu’ils bénéficient d’une protection de marque enregistrée.

Enregistrement d’une marque sous forme de mot(s) et logo

La marque mot n’est pas toujours enregistrable, par exemple si elle est constitue principalement un nom de famille. Il peut également être recommandé de protéger la marque avec ses éléments figuratifs si le risque de confusion avec une autre marque est élevé. L’ajout d’éléments graphiques permet parfois d’éviter le refus de la demande. L’enregistrement de la marque figurative a l’avantage de protéger les éléments graphiques et les mots dans une seule demande. Toutefois, lorsque vient le temps de changer ou de moderniser le logo, il faut produire une nouvelle demande d’enregistrement.

Enregistrement d’une marque sous forme de logo uniquement

Un logo mémorable joue un rôle important dans la reconnaissance de la marque. Lorsque le logo est utilisé sans les mots comme le crochet de Nike, par exemple, il s’agit d’une marque en soi qui peut également faire l’objet d’une demande.

 

 crochet  neptune  batterie

 

Demandes multiples pour un maximum de protection

Enfin, il est parfois souhaitable de déposer deux ou même trois demandes pour protéger les mots, les mots avec les éléments figuratifs  et le logo sans les mots si on pense l’utiliser seul.

 

MCDONALD’S

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Dans tous les cas, il est recommandé d’effectuer une recherche de disponibilité avant de produire votre demande d’enregistrement. C’est également l’occasion de discuter avec votre agent de marques de commerce de la meilleure stratégie à adopter.

Guy & Muzzo, votre agent de marques

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Protection des marques de commerce aux États-Unis

Vous envisagez vendre vos produits et services aux États-Unis. Assurez-vous que votre marque de commerce y est protégée. Il faut savoir que l’enregistrement de votre marque au Canada ne vous procure aucune protection aux États-Unis. Le processus d’enregistrement est similaire à celui du Canada: l’examinateur américain va vérifier si votre marque ne porte pas confusion avec une autre marque déjà enregistrée ou en instance d’enregistrement, si celle-ci n’est pas descriptive, etc. De plus, contrairement au Canada, les marchandises et les services sont divisés dans différentes classes, par exemple les vêtements font partie de la classe 25 alors que les jouets sont dans la classe 28. Il est recommandé de choisir uniquement les classes que vous avez réellement l’intention d’employer. Il est permis d’enregistrer une marque mot, un logo, un slogan, un son et même une marque en trois dimensions.

Il y a plusieurs bases d’enregistrement possibles: emploi de la marque, emploi projeté, enregistrement canadien, etc.

L’enregistrement aux États-Unis est valable pour 10 ans de la date d’enregistrement et il est renouvelable indéfiniment. Une particularité aux États-Unis est l’obligation de fournir un affidavit avec une preuve d’emploi de la marque entre la 5ième et 6ième année de l’enregistrement et aux renouvellements.

Comme vous pouvez le constater, l’enregistrement d’une marque de commerce aux États-Unis n’est pas un processus simple, mais représente plutôt un parcours long et fastidieux. Le délai moyen est d’environ 9 à 12 mois pour obtenir le certificat d’enregistrement. L’avantage de faire affaires avec nous, c’est que nous connaissons le processus et pouvons vous aider à éviter certains obstacles. Nous sommes d’ailleurs autorisés à procéder auprès du United States Patent and Trademark Office pour des Canadiens et compagnies canadiennes. Avant de commencer, une recherche de disponibilité est tout indiquée. La recherche permet de vérifier que la marque est disponible aux États-Unis et qu’elle respecte la loi américaine.

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